Stel: je bent een modeliefhebber en koopt kleding van het (verzonnen) merk ALESSANDRO MORETTI, omdat je in de veronderstelling bent dat die kleren zijn ontworpen of geproduceerd door een Italiaanse ontwerper. Als nou achteraf blijkt dat dat helemaal niet het geval is, dan ben je toch mooi van een koude kermis thuisgekomen.
Sommige merken kunnen tot misleiding van het publiek leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten. Dergelijke merken worden niet ingeschreven in het merkenregister of, indien al ingeschreven, kunnen dergelijke merken ook nietig worden verklaard. Een merk kan bovendien ook nog vervallen worden verklaard wanneer de misleiding pas blijkt uit het gebruik van het merk na de datum waarop het is ingeschreven. Wanneer er sprake kan zijn van een merk dat het publiek kan misleiden wordt met name duidelijk uit de rechtspraak. Ook in drie verschillende recente zaken kwam het onderwerp misleiding aan de orde. In twee arresten ging het om gebruik van een merk met daarin een bekende (familie)naam en in een conclusie van een advocaat-generaal ging het om het gebruik van een fantasiedatum in een merk.
Gebruik van de naam Eiffel
Het Benelux Gerechtshof oordeelde recent over het woordmerk EIFFEL. De vereniging die door afstammelingen van de Franse ingenieur Gustave Eiffel – bekend van de Eiffeltoren – is opgericht en zijn belangen behartigt, diende een verzoek in tot doorhaling van dit merk op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (“BVIE”), wegens vermeende kwade trouw (artikel 2.2bis, lid 2, BVIE) en misleiding (artikel 2.2bis, lid 1, sub g, BVIE). Volgens de vereniging zou het merk EIFFEL onterecht de indruk wekken dat het verband hield met hun activiteiten of in ieder geval met de familie van Gustave Eiffel. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) was het daar aanvankelijk mee eens en schrapte het merk. Het Benelux Gerechtshof dacht daar echter anders over en vernietigde het besluit van het BBIE.
Het Benelux Gerechtshof baseert zich op eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) en verduidelijkt dat het weigeren tot inschrijving van een merk wegens misleiding veronderstelt dat er daadwerkelijke misleiding bestaat van de consument of althans een voldoende ernstig risico van misleiding (arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei/Bremer Baumwollbörse, C-689/15, EU:C:2017:434, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Met andere woorden: consumenten worden pas door een merk misleid wanneer zij daadwerkelijk op het verkeerde been worden gezet en door het merk in de veronderstelling worden gebracht dat een product of dienst bepaalde eigenschappen heeft, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Volgens het hof was daar in dit geval geen sprake van. De vereniging heeft immers niet aangetoond dat het publiek in de Benelux een verband zal leggen tussen het merk en de vereniging, Gustave Eiffel of zijn bouwwerken, mede omdat de vereniging zelf niet actief is in de Benelux en daar ook geen bekendheid geniet. Ook wekt het merk geen verwachtingen die niet worden waargemaakt. Daarom wordt het merk EIFFEL niet als misleidend beschouwd en heeft het BBIE het merk ten onrechte doorgehaald.
Gebruik merk met familienaam
Het HvJ EU liet zich uit in een andere zaak waarin het gebruik van de naam van de Franse modeontwerper Jean-Charles de Castelbajac centraal stond. Er waren twee nationale Franse merken geregistreerd voor JC de CASTELBAJAC door het bedrijf van de ontwerper, maar na een faillissement werden deze merken overgedragen aan een ander bedrijf. Enige jaren later wilde de ontwerper zelf dat de merken werden ingetrokken. Volgens Jean-Charles de Castelbajac gebruikte het bedrijf de merken op zo’n manier dat consumenten zouden denken dat hij nog steeds betrokken was bij het ontwerpen van de producten, terwijl dat niet het geval was. Een Franse rechter was inderdaad van mening dat de merken misleidend waren en heeft de rechten op de merken gedeeltelijk vervallen verklaard. Het bedrijf heeft deze zaak doorgezet tot de hoogste rechter in Frankrijk en die heeft uiteindelijk een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU met betrekking tot vervallenverklaring van een merk wegens misleiding op grond van artikel 12, lid 2, sub b van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG.
Het HvJ EU verwijst naar haar eerdere rechtspraak (arrest van 30 maart 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215) en stelt voorop dat een merk met daarin een familienaam van een modeontwerper dat wordt gebruikt door een onderneming waar de ontwerper niet langer bij betrokken is, op zichzelf niet voldoende is voor vervallenverklaring van een merk. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument weet namelijk dat ontwerpers niet altijd persoonlijk betrokken zijn bij het ontwerpen van alle producten die onder het merk met hun naam worden verkocht. Toch kan het gebruik van een familienaam van een (mode)ontwerper in een merk misleidend worden als andere omstandigheden van het geval dat ondersteunen. In deze zaak speelde bijvoorbeeld mee dat de producten werden gepresenteerd als originele ontwerpen van de ontwerper en bovendien maakten de versieringen op de producten waarop het merk was aangebracht inbreuk op de auteursrechten van Jean-Charles de Castelbajac. Dergelijke omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het gebruik van een merk dat wordt gevormd door de familienaam van een modeontwerper bij de consument ten onrechte de indruk wekt dat die ontwerper betrokken is geweest bij het ontwerp van de producten en dus misleidend is. Met die wetenschap van het HvJ EU moet de Franse rechter uiteindelijk beoordelen of er sprake is van misleiding en of dat grond oplevert om de merken vervallen te verklaren.
Gebruik fantasiedatum in merk
In de derde zaak volgde nog geen uitspraak, maar werd een conclusie genomen door een advocaat-generaal (“A-G”) van het HvJ EU. De zaak zag op een geschil tussen Franse bedrijven die handtassen en andere lederwaren vervaardigen en verkopen. Het bedrijf Fauré Le Page had twee nationale woord- en beeldmerken geregistreerd waarin het jaartal ‘1717’ werd vermeld. Het concurrerende bedrijf Goyard stelde dat dit consumenten kon misleiden, omdat het jaartal suggereerde dat Fauré Le Page al in 1717 is opgericht en dat de waren daarom worden vervaardigd met het vakmanschap van een onderneming die al eeuwenlang bestaat en aldus van een bepaalde kwaliteit zijn. In werkelijkheid was dat helemaal niet het geval, de vennootschappen van Fauré Le Page werden pas in 2009 en 2011 opgericht.
In tegenstelling tot de vorige zaak die ging om vervallenverklaring van het merk wegens misleiding, ging het in deze zaak om nietigverklaring wegens misleiding, en dus de vraag of een merk überhaupt had mogen worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 1, sub g van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG. Volgens de advocaat-generaal moet worden vastgesteld dat het merk op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag intrinsiek misleidend was om het nietig te kunnen verklaren. De A‑G vindt dat het opnemen van een verzonnen jaartal in een merk — dat het publiek misschien ten onrechte ziet als het oprichtingsjaar van de merkhouder — op zichzelf geen reden is om het merk nietig te verklaren. Hij meent ook dat omstandigheden zoals het echte oprichtingsjaar van de huidige merkhouder, die niets te maken hebben met het merk zelf of met de daarbij opgegeven waren en diensten op het moment van de aanvraag, niet moeten worden meegenomen bij de beoordeling van een nietigheidsgrond. Het is nog afwachten of het Hof deze redenering van de A-G zal volgen.
Conclusie
Uit de rechtspraak blijkt dat er niet snel wordt aangenomen dat een merk tot misleiding van het publiek leidt. Daadwerkelijke misleiding van de consument of althans een voldoende ernstig risico van misleiding is immers vereist. Daarvan kan doorgaans pas sprake zijn als bij de consument ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven bepaalde kenmerken hebben die ze in werkelijkheid niet hebben. Het relevante publiek wordt daarbij geacht geïnformeerd, omzichtig en oplettend te zijn, wat betekent dat de gemiddelde consument redelijk oplettend is en niet gemakkelijk op het verkeerde been zal worden gezet. Kortom, de drempel om een inschrijvingsaanvraag te weigeren, dan wel om een merk nietig of vervallen te verklaren wegens misleiding van het publiek ligt vrij hoog.
Contact
Twijfelt u of uw merk mogelijk als misleidend kan worden aangemerkt, of loopt u tegen vragen aan over registratie, nietigverklaring of vervallenverklaring? Onze specialisten denken graag met u mee en beoordelen de risico’s in uw specifieke situatie. Neem gerust contact met ons op.
Stel: je bent een modeliefhebber en koopt kleding van het (verzonnen) merk ALESSANDRO MORETTI, omdat je in de veronderstelling bent dat die kleren zijn ontworpen of geproduceerd door een Italiaanse ontwerper. Als nou achteraf blijkt dat dat helemaal niet het geval is, dan ben je toch mooi van een koude kermis thuisgekomen.
Sommige merken kunnen tot misleiding van het publiek leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten. Dergelijke merken worden niet ingeschreven in het merkenregister of, indien al ingeschreven, kunnen dergelijke merken ook nietig worden verklaard. Een merk kan bovendien ook nog vervallen worden verklaard wanneer de misleiding pas blijkt uit het gebruik van het merk na de datum waarop het is ingeschreven. Wanneer er sprake kan zijn van een merk dat het publiek kan misleiden wordt met name duidelijk uit de rechtspraak. Ook in drie verschillende recente zaken kwam het onderwerp misleiding aan de orde. In twee arresten ging het om gebruik van een merk met daarin een bekende (familie)naam en in een conclusie van een advocaat-generaal ging het om het gebruik van een fantasiedatum in een merk.
Gebruik van de naam Eiffel
Het Benelux Gerechtshof oordeelde recent over het woordmerk EIFFEL. De vereniging die door afstammelingen van de Franse ingenieur Gustave Eiffel – bekend van de Eiffeltoren – is opgericht en zijn belangen behartigt, diende een verzoek in tot doorhaling van dit merk op grond van artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (“BVIE”), wegens vermeende kwade trouw (artikel 2.2bis, lid 2, BVIE) en misleiding (artikel 2.2bis, lid 1, sub g, BVIE). Volgens de vereniging zou het merk EIFFEL onterecht de indruk wekken dat het verband hield met hun activiteiten of in ieder geval met de familie van Gustave Eiffel. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) was het daar aanvankelijk mee eens en schrapte het merk. Het Benelux Gerechtshof dacht daar echter anders over en vernietigde het besluit van het BBIE.
Het Benelux Gerechtshof baseert zich op eerdere rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) en verduidelijkt dat het weigeren tot inschrijving van een merk wegens misleiding veronderstelt dat er daadwerkelijke misleiding bestaat van de consument of althans een voldoende ernstig risico van misleiding (arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei/Bremer Baumwollbörse, C-689/15, EU:C:2017:434, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Met andere woorden: consumenten worden pas door een merk misleid wanneer zij daadwerkelijk op het verkeerde been worden gezet en door het merk in de veronderstelling worden gebracht dat een product of dienst bepaalde eigenschappen heeft, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Volgens het hof was daar in dit geval geen sprake van. De vereniging heeft immers niet aangetoond dat het publiek in de Benelux een verband zal leggen tussen het merk en de vereniging, Gustave Eiffel of zijn bouwwerken, mede omdat de vereniging zelf niet actief is in de Benelux en daar ook geen bekendheid geniet. Ook wekt het merk geen verwachtingen die niet worden waargemaakt. Daarom wordt het merk EIFFEL niet als misleidend beschouwd en heeft het BBIE het merk ten onrechte doorgehaald.
Gebruik merk met familienaam
Het HvJ EU liet zich uit in een andere zaak waarin het gebruik van de naam van de Franse modeontwerper Jean-Charles de Castelbajac centraal stond. Er waren twee nationale Franse merken geregistreerd voor JC de CASTELBAJAC door het bedrijf van de ontwerper, maar na een faillissement werden deze merken overgedragen aan een ander bedrijf. Enige jaren later wilde de ontwerper zelf dat de merken werden ingetrokken. Volgens Jean-Charles de Castelbajac gebruikte het bedrijf de merken op zo’n manier dat consumenten zouden denken dat hij nog steeds betrokken was bij het ontwerpen van de producten, terwijl dat niet het geval was. Een Franse rechter was inderdaad van mening dat de merken misleidend waren en heeft de rechten op de merken gedeeltelijk vervallen verklaard. Het bedrijf heeft deze zaak doorgezet tot de hoogste rechter in Frankrijk en die heeft uiteindelijk een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU met betrekking tot vervallenverklaring van een merk wegens misleiding op grond van artikel 12, lid 2, sub b van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG.
Het HvJ EU verwijst naar haar eerdere rechtspraak (arrest van 30 maart 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215) en stelt voorop dat een merk met daarin een familienaam van een modeontwerper dat wordt gebruikt door een onderneming waar de ontwerper niet langer bij betrokken is, op zichzelf niet voldoende is voor vervallenverklaring van een merk. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument weet namelijk dat ontwerpers niet altijd persoonlijk betrokken zijn bij het ontwerpen van alle producten die onder het merk met hun naam worden verkocht. Toch kan het gebruik van een familienaam van een (mode)ontwerper in een merk misleidend worden als andere omstandigheden van het geval dat ondersteunen. In deze zaak speelde bijvoorbeeld mee dat de producten werden gepresenteerd als originele ontwerpen van de ontwerper en bovendien maakten de versieringen op de producten waarop het merk was aangebracht inbreuk op de auteursrechten van Jean-Charles de Castelbajac. Dergelijke omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het gebruik van een merk dat wordt gevormd door de familienaam van een modeontwerper bij de consument ten onrechte de indruk wekt dat die ontwerper betrokken is geweest bij het ontwerp van de producten en dus misleidend is. Met die wetenschap van het HvJ EU moet de Franse rechter uiteindelijk beoordelen of er sprake is van misleiding en of dat grond oplevert om de merken vervallen te verklaren.
Gebruik fantasiedatum in merk
In de derde zaak volgde nog geen uitspraak, maar werd een conclusie genomen door een advocaat-generaal (“A-G”) van het HvJ EU. De zaak zag op een geschil tussen Franse bedrijven die handtassen en andere lederwaren vervaardigen en verkopen. Het bedrijf Fauré Le Page had twee nationale woord- en beeldmerken geregistreerd waarin het jaartal ‘1717’ werd vermeld. Het concurrerende bedrijf Goyard stelde dat dit consumenten kon misleiden, omdat het jaartal suggereerde dat Fauré Le Page al in 1717 is opgericht en dat de waren daarom worden vervaardigd met het vakmanschap van een onderneming die al eeuwenlang bestaat en aldus van een bepaalde kwaliteit zijn. In werkelijkheid was dat helemaal niet het geval, de vennootschappen van Fauré Le Page werden pas in 2009 en 2011 opgericht.
In tegenstelling tot de vorige zaak die ging om vervallenverklaring van het merk wegens misleiding, ging het in deze zaak om nietigverklaring wegens misleiding, en dus de vraag of een merk überhaupt had mogen worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 1, sub g van de Merkenrichtlijn 2008/95/EG. Volgens de advocaat-generaal moet worden vastgesteld dat het merk op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag intrinsiek misleidend was om het nietig te kunnen verklaren. De A‑G vindt dat het opnemen van een verzonnen jaartal in een merk — dat het publiek misschien ten onrechte ziet als het oprichtingsjaar van de merkhouder — op zichzelf geen reden is om het merk nietig te verklaren. Hij meent ook dat omstandigheden zoals het echte oprichtingsjaar van de huidige merkhouder, die niets te maken hebben met het merk zelf of met de daarbij opgegeven waren en diensten op het moment van de aanvraag, niet moeten worden meegenomen bij de beoordeling van een nietigheidsgrond. Het is nog afwachten of het Hof deze redenering van de A-G zal volgen.
Conclusie
Uit de rechtspraak blijkt dat er niet snel wordt aangenomen dat een merk tot misleiding van het publiek leidt. Daadwerkelijke misleiding van de consument of althans een voldoende ernstig risico van misleiding is immers vereist. Daarvan kan doorgaans pas sprake zijn als bij de consument ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven bepaalde kenmerken hebben die ze in werkelijkheid niet hebben. Het relevante publiek wordt daarbij geacht geïnformeerd, omzichtig en oplettend te zijn, wat betekent dat de gemiddelde consument redelijk oplettend is en niet gemakkelijk op het verkeerde been zal worden gezet. Kortom, de drempel om een inschrijvingsaanvraag te weigeren, dan wel om een merk nietig of vervallen te verklaren wegens misleiding van het publiek ligt vrij hoog.
Contact
Twijfelt u of uw merk mogelijk als misleidend kan worden aangemerkt, of loopt u tegen vragen aan over registratie, nietigverklaring of vervallenverklaring? Onze specialisten denken graag met u mee en beoordelen de risico’s in uw specifieke situatie. Neem gerust contact met ons op.